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外观设计专利重复授权的处理——以猴姑饼干包装盒案为例
来源：《文丰律师》 作者：高景贺 发布时间：2017-01-14 18:16:13 浏览：2707
理论之建构、批评及防卫乃是法学的主要的工作，也总是涉及体系的构成。
权利人遂向国家知识产权局内容为“根据专利法第44条第1款第2项的规定，我公司申请放弃‘包装盒（猴姑饼干7天装）’专利权”的放弃专利权声明，国家知识产权局经审查认为“符合专利法第44条的规定，同意放弃专利权”。被控侵权人认为根据专利法44条规定所作放弃仅能发生专利权终止的效力，重复授权情形仍然存在，应宣告15天装外观设计专利权无效。权利人又辩称已在另案无效程序中自申请日起放弃7天装外观设计专利的声明，专利复审委员会予以同意并宣告7天装外观设计专利权全部无效，重复授权情形不复存，应维持15天装外观设计专利权有效。被控侵权人则认为由于7天装和15天装属于同样的发明创造，权利人对7天装外观设计专利依据专利法第44条所作放弃声明产生的专利权期满前的终止法律后果应当及于15天装外观设计专利，否则违反禁止反悔原则并损害社会公共利益。即维持15天装外观设计专利有效是错误的，专利复审委员会应当宣告15天装外观设计专利（终止后的）部分无效。
——【德】卡尔；拉伦茨
无论什么方法、理论和制度，只有被实际运用，并被实际用于解决具体的法律问题时，才能被更好地理解和吸收。
——刘春田
我国对于外观设计专利申请不进行实质审查，外观设计专利是否符合法定的实质要件，在其被授权时并不确定。而禁止重复授权原则是专利法规定实质审查条件之一，也是专利无效的重要理由之一。实务中，一旦权利人提起外观设计专利侵权诉讼，被控侵权人往往会提起无效宣告程序。“在知识产权领域，外观设计的保护是令人头疼的问题”。2008年我国《专利法》修改时，在第九条第一款规定“同样的发明创造只能授予一项专利权”的同时，还规定“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”的例外，该条款基本上解决了重复授权情形下发明专利与实用新型专利“转换保护”问题，但对于重复授权情形下外观设计专利如何处理的问题并未涉及。
国家知识产权局统计数据显示：截至2011 年12 月31 日，国家知识产权局共计完成外观设计专利权评价报告341 件，否定结论有80 件。其中，不符合专利法第九条第一款禁止重复授权原则的有6 件，不符合专利法第二十三条第一款的有25 件，不符合专利法第二十三条第二款的有48 件，同时不符合专利法第九条第一款禁止重复授权原则、第二十三条第二款的有1 件。由此足见，我国外观设计专利不仅授权情况参差不齐，而且重复授权情形并不少见。
当前，正在进行专利法第四次修改，拟增加“对局部外观设计的保护，外观设计本国优先权制度，将外观设计专利权的保护期限延长到15年”等内容，为避免外观设计专利的“带病提拔”，对重复授权情形下外观设计专利如何处理进行“会诊治疗”实有必要。
本文以猴姑饼干包装盒案为例拟从专利权放弃的角度对重复授权情形下外观设计专利处理问题进行探讨，并提出相关条款的修改意见。
一、案件引入
权利人以被控侵权人使用的饼干包装盒落入其外观设计专利权保护范围为由提起专利侵权之诉，被控侵权人则以“权利人就猴姑饼干包装盒所拥有的15天装和7天装两项外观设计专利实质相同（见下图），违反了专利法第九条同样的发明创造只能授予一项专利权之规定”为由请求专利复审委员会宣告15天装外观设计专利权无效。
权利人遂向国家知识产权局内容为“根据专利法第44条第1款第2项的规定，我公司申请放弃‘包装盒（猴姑饼干7天装）’专利权”的放弃专利权声明，国家知识产权局经审查认为“符合专利法第44条的规定，同意放弃专利权”。被控侵权人认为根据专利法44条规定所作放弃仅能发生专利权终止的效力，重复授权情形仍然存在，应宣告15天装外观设计专利权无效。权利人又辩称已在另案无效程序中自申请日起放弃7天装外观设计专利的声明，专利复审委员会予以同意并宣告7天装外观设计专利权全部无效，重复授权情形不复存，应维持15天装外观设计专利权有效。被控侵权人则认为由于7天装和15天装属于同样的发明创造，权利人对7天装外观设计专利依据专利法第44条所作放弃声明产生的专利权期满前的终止法律后果应当及于15天装外观设计专利，否则违反禁止反悔原则并损害社会公共利益。即维持15天装外观设计专利有效是错误的，专利复审委员会应当宣告15天装外观设计专利（终止后的）部分无效。
二、专利权放弃的立法规定
笔者检索我国法律法规的规定，下列条款涉及放弃专利的规定：《专利法》第九条第一款规定，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。第四十四条规定，有下列情形之一的，专利权在期限届满前终止：（一）没有按照规定缴纳年费的；（二）专利权人以书面声明放弃其专利权的。专利权在期限届满前终止的，由国务院专利行政部门登记和公告。《专利法实施细则》第四十一条第四款规定，发明专利申请经审查没有发现驳回理由，国务院专利行政部门应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。申请人声明放弃的，国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定，并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。申请人不同意放弃的，国务院专利行政部门应当驳回该发明专利申请；申请人期满未答复的，视为撤回该发明专利申请。第五十四条规定，国务院专利行政部门发出授予专利权的通知后，申请人应当自收到通知之日起2个月内办理登记手续。申请人按期办理登记手续的，国务院专利行政部门应当授予专利权，颁发专利证书，并予以公告。期满未办理登记手续的，视为放弃取得专利权的权利。第九十条第一款第（三）项规定，国务院专利行政部门定期出版专利公报，公布或者公告下列内容：发明专利申请公布后的驳回、撤回、视为撤回、视为放弃、恢复和转移。第一百一十八条第三款规定，已放弃、宣告全部无效和终止的专利权的案卷，自该专利权失效之日起满3年后不予保存。专利审查指南（2010）第四部分第三章第3节3.1款又规定，无效宣告请求的客体应当是已经公告授权的专利，包括已经终止或者放弃（自申请日起放弃的除外） 的专利。
从上述规定内容看，专利权人可以视为放弃取得专利权（《专利法实施细则》第五十四条第二款），也可以声明放弃专利权（《专利法》第九条第一款和第四十四条第一款第（二）项）；而放弃专利权有时被规定为专利权终止的情形和手段之一（《专利法》第四十四条第一款第（二）项），有时又把放弃专利权、宣告全部无效和终止专利权并列（专利法第一百一十八条第三款）；放弃有时又分为自申请日起放弃和一般放弃，如：《专利审查指南（2010）》第四部分第三章第3节3.1款规定，无效宣告请求的客体应当是已经公告授权的专利，包括已经终止或者放弃（自申请日起放弃的除外）的专利。我
国专利法实质上规定了两种不同专利权放弃情形：一种是依据《专利法》第四十四条第一款第（二）项的规定“声明放弃专利权”，另一种是依据《专利法》第九条第一款的规定“声明放弃专利权”。而两种专利权放弃的法律效力并不相同：前者发生专利权在期限届满前终止的法律效果，即“专利权在前届满前终止的法律效果是使专利权的期限被缩短，专利权此后不再受到法律保护，但不影响专利权人此前享有的权利”，在登记、公告后“专利权即成为无主财产，即落入公用领域，任何人均可以自由使用”；后者发生“消除重复授权事实而保留其中一项专利权有效”的法律后果。
实务中，专利权人往往搞不清楚“此放弃”与“彼放弃”的区别而发生表示行为与其真实意思相违背的情形，造成适用过程中的混乱。如案例中，权利人根据《专利法》第四十四条第一款第（二）项规定对7天装外观设计专利所作放弃并不能消除重复授权的事实，被控侵权人仍然可以依据《专利法》第九条第一款规定，请求专利复审委员会宣告15天装外观设计专利权无效，这与权利人所作放弃声明所要实现的“消除重复授权事实而保留15天装外观设计专利有效”的真实意图是相违背的。
三、专利权放弃的限制条件
理论上，我国学者多从专利权的私权属性出发，认为专利权是一种私权，法律允许专利权人依其意志对专利权进行处分，其处分包括转让和放弃。如中国人民大学刘春田、郭禾教授等认为，专利权是一种纯粹的财产权，其中不含任何人身利益；专利权人有权处分其专利的权利；专利权人的处分包括专利权人可以将其专利权转让给他人或者放弃其专利权等。又如中南财经政法大学吴汉东、胡开忠教授等认为，专利权人的权利主要是财产权利；各国专利法均允许专利权人通过书面声明方式放弃其专利权。实务中，《专利审查指南（2010）》第五部分第九章第2节2.3款也规定，授予专利权后，专利权人随时可以主动要求放弃专利权。
但是，笔者认为，专利权放弃的权利行使并不是随意的和不受限制的。理由至少有如下几点：
首先，“知识产权作为一种民事权利，不可避免地具有私权的一般特性，即受权利主体追求自身利益最大化的心理驱动，容易滋生出将权利行使到没有边界的地方的倾向”。案例中，专利权人依据专利法第44条之规定放弃7天装外观设计专利而发生终止效力后再通过根据专利法第9条之规定自申请日起放弃7天装外观设计专利而争取15天装外观设计专利全部有效，体现了专利权人追求扩张权利保护范围的“权利滥用”倾向，予以限制实有必要。
其次，专利制度的本质是以发明的公开换取权利的垄断。从整个专利制度安排来看，无效宣告程序的目的在于提高专利权的稳定性，避免不当授权的专利损害社会公众的利益。无效宣告程序不仅针对当事人之间的争议，还应兼顾公共利益以及社会公众对专利权法律状态登记公告的信赖。专利法第44条规定，专利权人以书面声明放弃其专利权的，专利权在期限届满前终止。专利权在期限届满前终止的，由国务院专利行政部门登记和公告。该条规定实际上是规定专利权人有权以书面声明放弃的方式在专利权期限届满前终止该项专利，但为“保持私人利益与公共利益之间平衡”需要进行登记和公告，从而“使社会公众对专利权的保护范围有稳定和可期待的预期”。
案例中，专利权人对于同样的发明创造中的7天装外观设计专利根据专利法第44条规定做出放弃声明经登记和公告后使得社会公众获得自由实施该外观设计而不受法律追究的合理信赖。“现代法治之原则、规范与制度, 无不以承认、保护和增进信赖为其基本目标, 同时也以其特定方式承担着保护信赖以及信赖利益之重任”。如允许专利权人通过再行自申请日起放弃7天装外观设计专利权而维持15天装外观设计专利有效，将势必破坏社会公众对专利权终止登记和公告的合理信赖。为此，正如当代著名知识产权学者德拉贺斯所言，“知识产权系规范人类活动各领域对抽象物所有和利用的法定特权，在性质上，知识产权是一种可能侵害个人消极自由的特权，它助长了私人权利的膨胀，从分配正义的角度而言，知识产权应当受到限制。一言以蔽之，知识产权伴有义务”。在重复授权情形下，通过放弃一项专利权而保留另一项专利权全部有效也应有其自身的限制条件。
再次，对于设置什么样的限制条件能平衡和协调专利权人利益和社会公共利益之间的关系，我国已有立法先例。在2008 年修改的《专利法》第九条第一款关于发明专利与实用新型专利的“转换保护”机制中明确规定了 “转换保护”必须具备“同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”、“先获得的实用新型专利权尚未终止”和“申请人声明放弃该实用新型专利权”三个必要条件。之所以要设定“尚未终止”的条件，立法机关人士解释说“如果已终止会误导社会公众以为该项实用新型保护的技术方案已经进入公有领域，从而自由使用该技术，而当在后申请的发明专利授权以后，受到侵权追究，这对社会公众是不公平的”。
综上，笔者认为，对重复授权情形下的外观设计专利，应当参照《专利法》第九条第一款关于发明专利与实用新型专利的“转换保护”机制的规定，对重复授权情形下的外观设计专利权放弃设定“尚未终止”的限制条件，不仅方便权利人实务操作，有助于社会公信力的构建，而且能够较好地实现专利权人利益和社会公共利益的平衡和协调。
四、专利权放弃的实践解决
“历史经验表明，欲实现知识产权制度的未来良性发展，保守的司法能动主义当可有所作为。惟有秉持独立与务实原则的法院，可望在面对两造对抗的过程中审时度势，在特定的时代针对特定的现实需要，运用智慧、经验与判断，于个案中确定版权、专利或商标保护的合理边界”。法律的工具性，决定了法学研究必须回到司法实践；理论体系之思考，其目的之一也是要回应实践需求，解决实务问题。
案例中，专利权利人虽在另案无效程序中向专利复审委员会提交的自申请日起放弃7天装外观设计专利的声明，但同一申请人同日申请同日授权的两项同样的发明创造中的7天装外观设计专利已经发生终止，权利人未能尽到专利权维持义务，其根据专利法第9条所作放弃7天装外观设计专利权声明因损害社会公共利益和社会公众合理信赖而不应发生维持15天装外观设计专利全部有效的效力。由于《专利审查指南（2010）》第四部分第三章第5节明确规定专利权部分无效的类型以及对外观设计专利的适用，且该指南本身未禁止部分无效适用于重复授权情形下的外观设计专利，因此，在重复授权情形下，为合理确定专利权保护范围，实现专利权人私人利益和社会公共利益之间的平衡和协调，专利复审委员会应积极适用外观设计专利部分无效制度，使“被宣告无效的部分自始即不存在”而“被维持的部分自始即存在”。
案例中，专利复审委员会应当宣告15天装外观设计专利在终止后的部分无效。当然，为保护社会公众对登记公告的合理信赖，实现专利权人私人利益和社会公共利益之间的平衡和协调，在重复授权情形下，其中一项外观设计专利的终止势必导致其他项外观设计专利（同样的发明创造）“自动进入公有领域，人人可得而自由实施”，为及时有效解决相关侵权诉讼纠纷，人民法院应允许被控侵权人依据该同样的发明创造已经发生终止效力进行抗辩。
案例中，专利权人根据专利法第四十四条第一款第（二）项规定所作放弃，并未消除重复授权的事实，还造成了专利权人的“同样的发明创造”发生“专利权期限届满前终止的效力”，即被控侵权人可以7天装外观设计专利的终止后而自由实施同样的发明创造（15天装外观设计专利）进行抗辩，当然，此种抗辩不属于现有设计抗辩，而属于“以原告专利权为已失效专利的抗辩”或“免除停止侵权责任的抗辩”等抗辩。
经过上述回到实践的法学研究，希望能够从实践之思走向制度之省，从而赋予研究以政策之义；从实践之释走向理论之构，从而赋予研究以理念之光。
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